探析外观设计专利权与商标权的冲突与解决

(相关资料图)

新能源车是我国战略性新兴产业，在全球汽车领域，近年来新能源汽车的应用已经成为汽车产业的共识，引领着汽车产业的大变革，市场竞争激烈。

2022年，华人运通控股（上海）有限公司（下称请求人）针对雷诺两合公司（下称专利权人）的一项名称为“汽车”的外观设计专利（专利号：ZL202130363449.5）向国家知识产权局提起无效宣告请求。国家知识产权局经审理，作出第57220号无效宣告请求审查决定（下称第57220号决定），宣告涉案专利权全部无效。

众所周知，外观设计专利权和商标权均是知识产权的重要组成部分，由于两者的保护内容有重合之处，所以实践中存在交叉保护和相互冲突的情况。本案专利权人是全球著名汽车厂商，请求人作为国内新能源车新锐，旗下高合Hiphi X新能源汽车获得了2022年中国外观设计专利金奖、德国红点奖等奖项，其使用的商标即本案的在先商标。本案社会影响大，证据复杂，合议组围绕“涉案专利是否与在先商标权相冲突”这一焦点问题，并针对双方当事人的主张和证据，全面进行了权利冲突的认定。为便于读者对产生商标权利冲突问题有更深的理解，本文从以下三个方面进行剖析。

一、涉案专利的图案是否起到商标标识作用的认定

在外观设计商标权利冲突案件中，通常要判断涉案专利中对于相关图案的使用是否系商标意义上的使用，即该标识是否具有区分商品或服务来源的作用。本案中，涉案专利在车轮中央设置图案“图片”，其设置位置和在先商标的使用位置相同，其在货箱的后侧中部设置图案“图片”，这也是汽车类商品经常设置商标的位置，因此上述图案客观上起到了商标标识的作用。

涉案专利在车轮中央和货箱中央设置图案

在先商标设置在车轮中央

二、涉案专利的图案是否与在先商标相近似的判断

外观设计专利与在先商标中含有的相关设计的相同或相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准，一方面，需认定涉案专利的产品与在先商标指定使用的商品是否同一种或者类似商品，另一方面，以相关公众的一般注意力和认知力为标准，判断涉案专利的图案与在先商标是否相同或者近似。同时，还需要考虑商标本身的显著性、在先商标知名度等因素判定是否易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。本案涉案专利与在先商标使用的商品均为汽车，焦点问题在于两者是否相近似，将涉案专利的上述图案与在先商标相比，两者的相同点在于：均由两段对称弧线形成括号形，括号形居中设置一条线段，线段上下端均超越了括号缺口。两者的主要区别在于：（1）在先商标“”商标图形与地面水平线垂直，涉案专利使用的“”“”图案与地面水平线倾斜向上呈45度角；（2）涉案专利的两段弧线略长，在先商标的两段弧线略短。涉案专利的线段的两端平直，在先商标的线段的两端略倒角。

对此，合议组认为，认定商标相同或者近似应以相关公众的一般注意力为标准，涉案专利的上述图案和在先商标的图形基本一致，均给相关公众以一条线段居中分开一个括号的整体视觉印象。对于上述区别（1），两者虽然角度虽然不同，但一方面，当两者都设置在车轮中央时，由于在车轮行驶时图案的角度随之变化，行驶后停止时图案角度也是随机的，在车轮行驶或者停止至一定角度时涉案专利的图案的角度与在先商标是相同的，另一方面，图案的角度也会随相关公众的不同视角而不同，正如证据4和证据9的如下附图所示，从侧面拍出的照片显示在先商标也是有倾斜角度的。同理，相关公众从侧面一定角度观察涉案专利的图案的角度也会与在先商标相同，因此在实际使用时相关公众难以区分两者角度的不同；对于上述区别（2），两者弧线虽然略有长短，但整体均近似括号形，两者的线段虽然有是否略微倒角的不同，但整体均近似长条形，上述区别均属于相关公众施以一般注意力难以觉察的细微差异，两者仍均给相关公众以一条线段居中分开一个括号的整体视觉印象。因此涉案专利的上述图案与在先商标构成近似。

证据4附图

证据9附图

三、利权人的主张和反证的审查

不同于其他外观设计专利权与在先商标权利冲突案件的是，本案中双方当事人均提交了大量的证据，用以证明各自的主张。请求人提交了大量的网络证据用以证明在先商标的知名度，专利权人则提交了国外判决用以证明在先商标不具有显著性，同时其还提交了国内行政决定以及其他汽车商标用以证明涉案专利的图案和在先商标不相近似。因此，决定对专利权人的主张和反证也进行了一一评述。

（一）国外判决能否证明在先商标不具有显著性

专利权人提交的国外法院的判决书认定，请求人的注册商标“”由于与众所周知的待机图标“”区别不大，显著性较弱，保护范围不宜过大。

对此，合议组认为：首先，专利权和商标权均具有地域性，国外判决对本案并无约束力，且该判决也认可“”和“”很相似；其次，请求人的证据4详细阐释了“高合HiPhi LOGO的寓意”：

证据4附图

证据4附图

“高合HiPhi采用的全新LOGO将西方先哲发现的黄金比例法则‘Φ’和代表中华思想精髓的‘中’合并，构成完美的几何图形，代表‘合’而不同的世界，展现高合HiPhi的品牌精神和愿景”，可见在先商标“”的设计初衷与待机图标“”并无有任何关联，两者图案差别较大，寓意也全然不同；最后，请求人将在先商标“”广泛宣传和使用，使得在先商标“”具有明确指示商品或服务来源的功能，相关公众已经将在先商标“”与请求人联系在一起，认为使用该在先商标“”的汽车来源于请求人或者与请求人存在某种特定的联系。因此，专利权人先商标“”不具有显著性的主张不成立。

（二）国内行政决定能否证明涉案专利的图案与在先商标不相近似

专利权人提交了第60136328号”的商标申请在第12类：“充气轮胎、民用无人机”上的初步审定，经分割后申请目前已经公告，还提交了国家知识产权局对专利权人在“汽车、陆地机动车辆”等产品上”的商标注册申请的驳回决定，但引证的商标是第6859132号注册商标“” 和第9303738号注册商标 “” ，而没有引证请求人的在先商标“”，因此专利权人主张两者不相近似。

对此，合议组认为：一方面，国家知识产权局已经驳回了雷诺股份公司在“汽车”上”的商标注册申请，则证明未经允许在汽车商品上使用“”商标会侵犯引证商标权；另一方面，国家知识产权局在已经检索出相似的引证商标的情况下，可以主动选择终止检索，因此驳回通知书未引用请求人的在先商标“”，并不能证明两者不相近似。

（三）其他汽车商标能否证明涉案专利的图案与在先商标不相近似

专利权人主张，在涉案专利涉及的汽车领域，对于相关公众来说，汽车是日常生活中常见的大件商品，在购买或者使用过程中具有较强的注意力和较高的识别能力，并列举了在汽车领域一些商标，认为涉案专利的实施不会误导相关公众或者致使相关公众产生混淆。对此，合议组认为：专利权人列举的汽车领域的图形商标与本案无关，商标近似性判断遵循个案原则，对于图形商标而言，需要综合商标的图案、实际使用状态、广泛使用带来的知名度和影响力等诸多因素进行考量。虽然相关公众在购买和使用大件商品时具有较高的注意力和识别能力，但在涉案专利的图案“”与在先商标“”十分近似的情况下，仍会误导相关公众或者致使相关公众对商品来源产生混淆。

当事人在申请专利时，应遵循诚实信用原则，对他人的在先商标权进行适当尊重和合理避让，以免和在先商标权相冲突。请求人的在先商标“”于2018年08月20日申请，于2019年12月07日核准在汽车类别注册，并自2019年以来已经广泛使用，专利权人应该知晓请求人的在先商标“”。涉案专利的申请日为2021年06月11日，晚于在先商标的注册日，专利权人未尽适当的注意义务，导致涉案专利与在先商标权冲突，理应承担不利后果。

综上，涉案专利未经请求人允许，在相同类别商品的相同位置或者该类商品经常设置商标的位置使用了与在先商标近似的图案，易使相关公众对相应商品的来源产生混淆，因此，涉案专利与在先商标相冲突，不符合专利法第23条第3款的规定。

四、典型意义及启示

本案引起了社会广泛关注，决定作出后，产生了较大的社会反响。

一方面，第57220号决定在认定涉案专利的图案客观上起到了商标标识的作用的基础上，以相关公众的一般注意力为标准，评述了涉案专利的图案是否起到了商标的作用，与在先商标是否相近似，并对专利权人的主张和反证进行了一一评述，最后得出了涉案专利与在先商标权相冲突的审查结论，完整地阐述了外观设计专利与在先商标权相冲突的判断标准，对外观设计专利与在先商标权冲突案件的审理具有指导意义。

另一方面，第57220号决定对企业知识产权工作具有指引作用，自主知识产权为企业的生存和发展保驾护航，企业在制定和执行知识产权制度的时候，需要注意不同类型知识产权存在交叉保护，进行综合布局。在申请和行使知识产权时，需遵守诚实信用原则，对他人在先合法权利进行适当的尊重和合理避让，避免与他人在先合法权利相冲突。